Criterios sobre el principio de especialidad marcaria en México

El principio de especialidad implica que el titular de un registro está protegido contra el uso de su marca en productos o servicios iguales o similares a los que registró, pero no diferentes. En esta colaboración, el autor explica los criterios que se han desarrollado para resolver si existe similitud entre los productos o servicios que amparan diversos signos marcarios. 

Las marcas son, de conformidad con la legislación mexicana, signos distintivos que se perciben a través de los sentidos, que sean susceptibles de representarse, los cuales tienen como objetivo distinguir los productos o servicios de otros similares o de su misma especie.¹

De ese concepto se desprenden dos características de las que gozan las marcas. La primera es la distintividad, es decir, que sean diferentes² a otros signos que se encuentren en el comercio, y la segunda es el principio de especialidad,³ el cual se basa en que la protección que la ley otorga a las marcas, salvo excepciones,⁴ sólo es aplicada a ciertos productos o servicios; es decir, una marca no protege o no puede aplicar sus principios, prerrogativas o derechos a la universalidad de productos y servicios que convergen en el mercado o comercio.

“La regla de especialidad […] admite la convivencia de marcas idénticas o similares que identifiquen productos diferentes.”⁵ Por su parte, “el principio de especialidad implica que el titular de un registro marcario estará protegido contra el uso o registro de su marca en productos o servicios iguales o similares a los que registró, pero no diferentes. En otras palabras, la protección que concede una marca registrada se circunscribe a los productos o servicios señalados en la solicitud de registro, o similares”.⁶

En su artículo 176,⁷ la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) arroja la carga normativa al reglamento de dicha ley. Ahora bien, ya que esta ley fue publicada apenas el 1º de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, al momento en que se escribe el presente artículo aún no se cuenta con el reglamento correspondiente. No obstante, el artículo 93⁸ de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), vigente hasta antes de la entrada en vigor de la LFPPI, tiene un texto similar, o bien cuenta con un contenido equiparable para abordar el objeto del presente artículo.

En ese tenor, el reglamento de la LPI, en su arábigo 59,⁹ señala que la clasificación a la que alude la ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza. Por su parte, dicho arreglo, adoptado en Francia en 1957, y vigente en la actualidad, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio.¹⁰

Ahora bien, dicha la Clasificación de Niza se compone de 45 clases, 11 de las cuales son de servicios y 34 de productos. La guía del usuario¹¹ contenida en la Clasificación dispone que los títulos de las clases indican de manera general los sectores a los que pertenecen en principio los productos y los servicios.

En ese sentido, el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, publicado el 20 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y que se encuentra vigente, dispone en su artículo cuarto que la finalidad de los títulos de las clases es indicar de forma general qué productos o servicios corresponden a cada una de ellas.¹²

Criterios jurisdiccionales

Existen principalmente tres vertientes jurisdiccionales expresadas en forma de precedentes o tesis aisladas. El primer criterio se denomina extensivo para su fácil referencia, porque a criterio del suscrito con éste se busca extender la protección a servicios o productos no especificados en el título de registro de marca. Es el caso del criterio cuyo rubro dice: “registro marcario. es legal su negativa cuando se configura la similitud gráfica de dos signos en pugna, y se ubican en la misma clasificación o especie”,¹³ del cual se destaca lo siguiente: “Si el particular pretende solicitar el registro de un signo mixto o innominado, cuyo diseño es semejante en grado de confusión al diseño de una marca otorgada previamente por la autoridad, y además se ubica en la misma clasificación o especie de productos o servicios que pretende amparar, resulta claro que se configura la hipótesis contemplada en el precepto en comento y, por tanto, se encuentra ajustada a derecho la negativa de registro marcario por parte de la autoridad administrativa”.

Habiendo revisado lo asentado en dicha tesis, se concluye que lo único que en ese caso se expresa en el precedente es que basta con que exista similitud en grado de confusión, sea fonética, gráfica o conceptual, y que los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto se encuentren en la misma clasificación o especie, para que se actualice la prohibición prevista por el actual artículo 173, fracción XVIII, de la LFPPI.

Aquella expresión jurisdiccional presenta diversas faltas de consideración a múltiples hipótesis susceptibles de desarrollarse en el ámbito marcario. Veamos, por ejemplo, el título de la clase 30,¹⁴ en la cual se puede encontrar arroz y también hielo; en ese tenor, no basta con que las marcas hayan sido catalogadas, de acuerdo con los servicios o productos que amparan, en la misma clase, sino que se deben exponer los silogismos que lleven a concluir que los productos o servicios son similares o de su misma especie, circunstancia que no resulta óbice por el sólo hecho de que se encuentren en la misma clase de la Clasificación de Niza.

Ahora bien, pasando a la otra cara de la moneda, existe un criterio taxativo o de exactitud que, en resumen, dispone que se deberá atender a lo expresamente señalado en el apartado de productos o servicios, el cual deberá ser llenado en toda solicitud de registro de marca. El rubro de ese criterio es el siguiente: “marca. su registro ampara únicamente los productos o servicios que de forma expresa y específica refiere su título”.¹⁵ En esencia esa tesis dispone que “conforme al artículo 113, fracción IV, del ordenamiento citado, corresponde exclusivamente al solicitante de un registro marcario especificar en la petición respectiva cuáles son los bienes y servicios que desea vincular a su signo distintivo; se debe concluir que el registro de una marca solamente ampara aquellos productos o servicios que expresa y específicamente se indiquen en el título respectivo, quedando fuera cualquier otro que no se refiera explícitamente en él”.

Como podemos apreciar, el criterio transcrito dispone que sólo aquello que se expresa y específicamente se plasma en el título será a lo que se le deberá dar la protección a la que alude la LFPPI. Es decir, la apreciación que se estudia no condena a que baste con que las marcas se encuentren en la misma clase del Arreglo de Niza para decretar su similitud en cuanto a los productos o servicios que amparen, sino que se debe atender a lo que expresamente se plasmó en el título respectivo.

Finalmente, existe una tercera vía para determinar la semejanza en cuanto a los productos o servicios a los que se aplican las marcas. Ese criterio podría denominarse analítico, ya que desmenuza diversos factores de los productos o servicios a los que se aplica una o varias marcas. Dicho criterio tiene por rubro: “marcas. factores que permiten determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión de aquellas que pretenden registrarse con otra registrada y vigente”,¹⁶ el cual dispone que “para determinar si una marca genera semejanza en grado de confusión, el análisis de los productos o servicios a los que se aplique la marca en cuestión deberá atender a diversos factores, los cuales son: i) naturaleza, ii) destino, iii) utilización, iv) carácter de competidor, v) carácter complementario, vi) público de referencia y vii) canales de distribución”.

En ese tenor, podemos concluir que este criterio es el que tiene mayor peso al momento de fallar sobre la similitud de productos o servicios a los que una marca se aplica, máxime que los primeros dos atienden una parcialidad de lo que abarca el principio de especialidad de los signos distintivos.

Indudablemente, el presente tema será motivo de un gran debate debido a la introducción al sistema marcario mexicano de la caducidad parcial de marca, tópico que abordaremos en otra ocasión. Por ahora, esperamos haber aclarado algunos orígenes del principio de especialidad y sus aplicaciones jurisdiccionales en la materia de la propiedad industrial.

1. Artículo 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).[↩]
2. La LFPPI, en su artículo 173, fracción XVIII, dispone: “No serán registrables como marca […] XVIII. Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión”.[↩]
3. Artículo 173, fracción XVIII, de la LFPPI: “Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios…”[↩]
4. Véase el artículo 173, fracción XVII, de la LFPPI: “No serán registrables como marca […] XVII. Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo III de este título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa”.[↩]
5. Elena de la Fuente García, “Las marcas”, en Propiedad industrial. Teoría y práctica, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 134.[↩]
6. José Manuel Magaña Rufino, Derecho de la propiedad industrial en México, Porrúa, México, 2011, p. 58.[↩]
7. “Artículo 176. Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el reglamento de esta ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el Instituto”.[↩]
8. “Artículo 93. Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el Instituto”.[↩]
9. “Artículo 59. La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.”[↩]
10. Véase https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html.[↩]
11. Véase https://clasniza.impi.gob.mx/SiteCollectionDocuments/MA_C1_2020_12_001.pdf.[↩]
12. Véase https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269519&fecha=20/09/2012.[↩]
13. VI-TASR-EPI-318, juicio contencioso administrativo 860/08-EPI-01-7 resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 12 de noviembre de 2009.[↩]
14. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos, y hielo.[↩]
15. Registro digital: 2011077, instancia: tribunales colegiados de circuito, décima época, materias(s): administrativa, tesis: I.1o.A.120 A (10a.), fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo III, p. 2096, tipo: aislada. “marca. su registro ampara únicamente los productos o servicios que de forma expresa y específica refiere su título” (Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 434/2015).[↩]
16. Registro digital: 161274, instancia: tribunales colegiados de circuito, novena época, materias(s): aministrativa, tesis: I.4o.A.780 A, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, p. 1380, tipo: aislada. “marcas. factores que permiten determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión de aquellas que pretenden registrarse con otra registrada y vigente” (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 62/2011).[↩]